잭 다니엘의 고등법원 승소로 '로저스 테스트' 상표 흐릿해

Jack Daniel's Properties Inc.는 판사가 테스트 자체를 중단하는 것을 거부했음에도 불구하고 미국 대법원이 표현적 저작물의 상표 테스트에 대한 한 가지 경로를 바리케이드하도록 설득했습니다.

만장일치로 법원은 Rogers 테스트가 제품의 출처를 식별하는 데 도움이 되는 무면허 상표 사용, 즉 "다른 사람의 상표를 상표로" 사용하는 경우에는 적용되지 않는다고 밝혔습니다. 그러나 고등 법원은 VIP Products LLC의 Bad Spaniels 개 장난감의 상표권 침해를 해결하기 위해 Ninth Circuit의 테스트 사용을 거부하면서 널리 채택된 표준을 거부하거나 의견을 제시하는 것을 거부했습니다.

그 결과, 브랜드 소유자는 자신의 브랜드 인지도를 바탕으로 무임승차 느낌이 드는 제품을 더욱 자신 있게 공격할 수 있으며 일부 법률 전문가가 Rogers의 소름 끼치는 과도한 접근을 억제할 수 있습니다. 이로 인해 VIP와 유사한 제품 제조업체는 단순한 Rogers 테스트 대신 전통적이고 보다 엄격한 소비자 혼란 가능성 분석을 소송하게 될 것입니다.

그러나 현재로서는 이 판결은 소송 탈출 해치를 채택한 회로의 전통적인 작품에 대한 적용을 유지하여 일반적으로 예술, 음악, 서적 및 영화 내에서 상표의 예술적 사용을 허용합니다. Rogers가 적절할 수 있는지 여부를 결정하지 않고 상표로서의 사용을 구성하는 요소에 대해 거의 지침을 제공하지 않음으로써 판사는 공개된 중요한 질문을 남겼습니다.

하버드 대학의 지적 재산 교수인 레베카 투시넷(Rebecca Tushnet)은 "상표 사용에 대한 강조는 항소 법원이 대부분 거부했던 것을 부활시키기 때문에 많은 의문을 불러일으킬 것"이라고 말했습니다. "무언가가 상표로 사용되고 있는지 어떻게 알 수 있습니까? 혼란스러운 사용과 어떻게 구별됩니까?"

몇몇 변호사들은 의견의 범위가 명시적으로 좁다는 점을 지적했는데, 이는 다른 순회 판례를 뒤엎지 않는 것으로 보입니다. 그러나 일부 브랜드 소유자는 최소한 인간 브랜드의 개 제품 스푸핑과 관련된 과거 사례에서 발생했던 것처럼 Rogers 테스트를 넘어 자신의 상표를 스푸핑하는 제품 제조업체를 혼란 가능성 분석으로 데려갈 수 있다는 것을 알고 있다고 말했습니다.

Michelman & Robinson LLP의 IP 변호사 Nicole Haff는 "전체 비즈니스 모델이 유명 브랜드를 모방한 제품 라인 제작을 기반으로 하는 기업이 많이 있습니다. 이번 결정에 따라 이러한 기업은 제품 라인을 즉시 재평가해야 합니다"라고 말했습니다.

Rogers 테스트는 1989년 Rogers v. Grimaldi 사건에서 법원이 여배우 Ginger Rogers의 퍼블리시티권과 영화 "Ginger and Fred"의 제목에 대한 Lanham Act의 허위 보증 주장을 기각한 제2순회 판결에서 시작되었습니다. 예술적 관련성이 있고 명시적으로 오해를 불러일으키지 않는 경우 사용이 허용되는 테스트가 상표권 사례로 확대되었습니다.

어떤 곳에서도 명시적으로 거부되지 않은 채 여러 회로에서 채택된 이 테스트는 본질적으로 스푸핑 인접 혼란을 축복한다는 이유로 브랜드 소유자들 사이에서 논란이 되었습니다. Bad Spaniels에 대한 하급 법원의 Ninth Circuit의 판결은 테스트가 상업용 제품으로 과도하게 확장되었다고 느낀 브랜드 소유자를 더욱 놀라게 했습니다.

잭 다니엘과 미국 정부는 법원에 로저스 테스트를 완전히 폐지할 것을 촉구했지만, 국제 상표 협회를 포함한 다른 사람들은 대신 법원이 "상업적 제품"이 아닌 "전통적인 저작물"에 포함하도록 권장했습니다. Tushnet을 포함한 일부에서는 그러한 구별이 존재하지 않는다고 주장했습니다.

대법원은 Rogers를 기각했지만 방식은 달랐습니다. 법원은 이 테스트를 사용해야 하는지 여부에 대한 입장을 취하지 않고 자신의 상표와 같이 또는 상표 내에 상표를 사용하는 침해 혐의자에게는 적용되지 않는다고 말했습니다. VIP는 잭 다니엘의 트레이드 드레스를 개 장난감 자체의 모양으로 사용했으며 상표가 자주 사용되는 행택에 그 요소를 포함했습니다.

대법원은 VIP가 유머러스한 메시지를 표현했기 때문에 Rogers가 신청해야 한다는 제9순회법원의 판결을 기각했습니다. 씹는 장난감의 모양은 상징적인 잭 다니엘의 병 모양을 모방했으며 "Old No. 7"을 "Old No. 2"로, "Tennessee Sour Mash"를 "On Your Tennessee Carpet"으로 대체하여 라벨을 스푸핑했습니다.